2023年4月12日，在众多知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，由知链众象主办、YIP Events & 知产前沿新媒体承办的“ 企业海外知识产权保护与风险防控专题线下研讨会 ”在上海天禧嘉福璞缇客酒店顺利召开，本次活动吸引了线上与线下近250位从业者参与，与会嘉宾们深入分析当前我国企业的出海形势，就企业国际专利申请策略、企业出海尽职调查注意事项、海外知识产权纠纷应对及应诉策略等话题进行深入交流与探讨，现场气氛热烈。
(资料图片)
长期以来，企业出海的知识产权管理、风险防控体系建设工作如何开展、进行，都是各界十分关注的实务问题。会上，上 海晶丰明源半导体股份有限公司法务与知识产权高级经理杨翰飞 结合实践经验，与大家分享企业出海知识产权的管理与风险防控体系建设思路与心得，知产前沿新媒体现将杨老师的发言内容整理成文，供知识产权从业人员学习交流。
如需观看本次直播回顾，请点击下方“阅读原文”。
目次
一、出海企业的知识产权工作重心
（一）传统经验及其不足
（二）“最好的防御是进攻”
二、知识产权的布局思路
（一）布局区域与布局成本
（二）专利申请数量公式及成本估算
（三）可选布局不等于实际布局区域
三、专利预警、FTO与合规
（一）传统的专利风险防范体系
（二）科学合理的合规体系建设
（一）传统经验及其不足
实际上，在有科技含量的行业，完全无知识产权风险意识的出海企业已经不多。然而，传统中，出海企业知识产权工作的工作量和重心分配如下图所示：
也即，传统上，企业将过半精力放在FTO上，海外专利申请大多仅仅起到点缀作用。发生纠纷的概率仍然不低，也基本不考虑获取许可或知识产权转让。如果发生诉讼，企业基本只选择被动防御。
上述传统的知识产权工作思路可能导致一些不利结果。例如，我们发现存在大量风险专利，相当部分难以规避。知识产权部门的工作往往无法得到重视，作出的意见基本没有被业务部门采纳，在发生专利诉讼时可能被质疑工作无效，工作逐渐失去自主性。而且公司专利没有在出海过程中产生正向作用，预算逐渐被“砍”，甚至在个别案件中被法院判决公司故意侵权。
所以，如果仅仅是机械式生套地某些国家地区的著名公司经验做法和一些合规指引上的理论，导致企业出海犹如被轰炸的战列舰，虽然炮管林立拼命对空开火但面对漫天的炸弹仍然不免于被炸沉，甚至消解了知识产权部门的存在价值。
（二）“最好的防御是进攻”
如果大量的工作资源被挤压到单纯规避他人的现有专利，最终会得到“知识产权部门没有用处”的结论。
所以，要改变被各方挤压的情况，需要在自有技术路线和知识产权的布局上投入更多资源和精力，企业应当从被动化为主动。例如，与当地的竞争对手企业相比，我们自有技术相对于其更加有知识产权的优势，可以威慑对方，使得对方不敢随意对我方发起诉讼。
当然，知识产权部门的工作人员也要摆正心态，同时要让企业领导和其他部门认识到，完全消除知识产权风险是不具有现实可行性的目标，不可期待仅依靠知识产权部门的工作就实现完全的保障作用。
所以，出海企业IP管理的工作资源分配及整体思路应当如下所示：
企业初期进行专利规避、侵权比对之后，建议企业的专利规避需要争取走出一条新的技术路线，而不是“东躲西藏”，这更加强调企业决策层有决心实打实地进行技术研发。新技术路线要把握前期的IP布局期，把重点放在核心技术上。
同时，要适当考虑转让和许可机会，降低出海后的前期压力。不过购买并不能保证知识产权安全，最终还是依赖自身的研发和创新。最后，对无法规避的技术路线，可以争取在迭代的技术上占有一席之地。
（一）布局区域与布局成本
针对知识产权的布局工作，我们的思路应当从成本的考量入手，成本考虑应当尽量周详。纯国内布局和全球热点区域布局的申请阶段费用成本不在一个量级上，二者申请阶段费用成本如下：
如果是纯以中国作为专利布局区域，初次申请500件申请每年短期来看不会造成过大的成本负担，总成本在数百万量级。而全球热点区域布局的情况下，500件申请每年并实现基本的全球覆盖需要上亿规模的预算。
那么对出海企业，需要思考的问题是专利数量到底在何种维度起到作用，专利堆积是否能够发挥任何正向的作用。如果侵权分析得不出合理结论，客户也可能弃用我方产品。所以，专利堆积是否会因此获得更多商业机会是不确定的。
根据2018年统计的十大Fabless专利申请统计表，不难发现除了加入SEP战争的企业，其余巨头在专利申请数量上都相对克制。
大多数行业并没有出现SEP的条件，或者加入SEP战争并不一定是理性的选择。短期内难以找到优势所在，所以对多数出海企业来讲，围绕经过市场验证的技术路线，形成一定数量的专利族并实现重要区域的覆盖，比在专利申请数量和排行榜上的耀眼更加重要。
（二）专利申请数量公式及成本估算
初创企业与中大型企业每年实施专利申请的数量的经验计算公式存在差异，如下表所示：
而初创企业现实中在获得较多融资时能够年申请超过100件，海外覆盖为0；中大型企业现实中部分此规模的企业在堆砌专利数量时能够年申请超过500件，海外覆盖率约为0.5%。
所以，在海外布局中，合理的布局思路应该如下：
现实中，初创企业在获得较多融资时能够年申请超过100件，海外覆盖为0；中大型企业在堆砌专利数量时能够年申请超过500件，海外覆盖率约为1%。
在这样的合理和现实数量下的成本变化如下：
另外，应当允许针对真正有价值的创新投入更多的资源。建议海外专利布局可以更加精细有针对性，让专利不再仅仅是“花瓶”一般的存在。
（三）可选布局不等于实际布局区域
可选布局区域是繁多的，但是是否有必要对重要专利进行完整的布局呢？答案是否定的。
在上述因素的考量过后，企业需要作出是否选择布局的决定。举例如某国际科技巨头的授权专利的地区分布如下：
而该科技巨头经过评估后未选择其产品的部分主要产地，即中北美、东南亚；也未选择竞争对手的部分主要产地，即东南亚；且未选择其产品客户的重要生产基地，即印度。
再举例如另一国际科技巨头近期在印度、越南新授权专利的的申请-授权时间对比如下：
我们可以认为，虽然可选布局的区域是很多的，但是绝大部分国家实际不具备知识产权布局意义。部分新兴市场出于各种原因，虽有布局意义但实际行权难度极大，发生纠纷时甚至牵制意义都不大。而部分国家虽有布局意义但专利生效时间过长导致技术方案已经过时，失去行权能力。还部分国家虽有成功维权案例，但相比知识产权保护较为成熟的国家并非最优选择。且部分发达国家虽然知识产权保护较为成熟，但因产业和市场集中度不足导致并非知识产权行权的最优选择。
实际上，海外专利布局需要基于判断，同可选的布局区域进行对比，选择最优的行权可能区域。除中国大陆外，绝大部分知识产权行权活动发生在美国、德国、英国、日本。部分发达的国家地区特定产业集中度较高，适合特定行业进行布局，例如半导体方向上的中国台湾、新加坡。
（一）传统的专利风险防范体系
传统的“三步走”专利风险防范体系如下图所示：
这样的体系在实践中会遇到一系列问题，主要有以下几项：
产品一旦定型，劝说产品运营部门修改设计极其困难； 进入部分海外市场因为语言问题，检索难度极大； 被认为没有风险的专利仍然被用于专利纠纷并且产生威胁； 部分风险专利因为实施例看起来不相关，在粗筛过程中就被漏掉； 难以控制产品研发，专利预警做成了专利侵权导航； 投入多少人力时间似乎都不足以保证完成目标。需要注意的是，专利部门存在的意义是帮助公司竞争，而不是专利纠纷零风险。专利风险本身就是经营风险的一部分，彻底消灭风险的唯一途径是什么都不做。建议防范专利风险的严格程度应当比照防范研发失败、产品偏离市场需求、产能不足、交易欺诈、信用违约等风险进行。
（二）科学合理的合规体系建设
从更加科学合理的专利风险防控体系建设角度来看，我们应当把握产品预研阶段，这是规避专利风险的最黄金时间。因为预研阶段调整余地最大，要争取在预研阶段对绝大多数风险得出处置结论并付诸实施。预研阶段工作主要是将各个与产品专利布局相关的要素整合起来，判断出一些基本事实信息，最终检索分析出有助于布局判断的结果，具体如下图所示：
在产品研发阶段，主要针对一些技术细节的风险进行防控，基于一些产品细节状态来分析风险的来源和大小、设计风险处置方案并挖掘潜在专利申请。一般进行单点式检索，响应于研发，尽量小改动。
在产品推出和销售阶段，需要注意如果产品沉没成本已经过高，再进行全面检索和排查已经没有意义了。在该阶段主要是针对从市场反馈来的风险进行侵权和无效分析，通过单点FTO，响应于市场端，尽量采取修改产品之外的方式控制风险。
最后，应当注意潜在的过合规的问题。在做侵权分析时，根据字面意思可能在某种极端解释下落入即判定存在风险需要采取行动，而不考虑专利稳定性、权利要求解释、司法鉴定、当地司法判例、陪审团理解能力等情况下即做出判断。
但实际上，很多专利的字面意思写得很宽泛，不需要极端解释就可能落入权利要求保护范围，这在真实判例并未得到支持。例如，某行业龙头企业在A国曾以同一件专利起诉多个竞争对手，一些对手在应诉一段时间后纷纷迫于压力签订和解协议，然后在最后一次大规模诉讼中，专利权人一方因为在功能性限定解释下提供的证据不足而被判败诉。
权利要求对比表（Claim Chart）需要导出尽量确定的结论，永远在30%-70%侵权可能之间游走的Claim Chart不仅消解IP部门存在的意义，而且可能置公司于更大的法律风险。
作者：杨翰飞
编辑：Sharon